Senado aprova adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid e INPI abre consulta pública sobre cotitularidade e divisões de registros e pedidos

Na última semana tivemos duas importantes notícias na área de Propriedade Industrial:

1. o Senado aprovou a adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid; e
2. o INPI abriu consulta pública sobre cotitularidade e divisões de registros e pedidos de registro de marcas.

Abaixo os detalhes e implicações de cada uma dessas notícias:

Senado aprova adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid

O Senado Federal aprovou em 22.05.2019, o Projeto de Decreto Legislativo nº 98/2019, que permite a adesão brasileira ao Protocolo de Madri. A expectativa é que o sistema comece a funcionar em outubro.

O Protocolo de Madrid permite a proteção de uma marca simultaneamente em todos os países que fazem parte do acordo. São 120 países que hoje são, segundo o presidente do INPI, Cláudio Vilar Furtado, responsáveis por mais de 80% do comércio internacional.

O INPI encaminhará o pedido de registro de marca para a Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, sediada em Genebra, e essa será a responsável pelo processo nos demais países-membros. Importante frisar, entretanto, que quanto ao exame dos pedidos de registro recebidos pelos escritórios nacionais requeridos, será mantida a soberania de decisão de cada escritório local de acordo com os ritos e leis de cada país.

Como grandes vantagens do protocolo, podemos citar:

1. prazo máximo de 18 meses para análise da registrabilidade da marca;
2. diminuição significativa no custo das empresas, que hoje para protegerem suas marcas em diversas jurisdições, precisam lidar com diferentes escritórios, arcar com pagamento de taxas diversas, dentro outros;
3. aumento da competitividade das empresas nacionais; e
4. desburocratização do trâmite de proteção marcário nos países-membros.

O Protocolo de Madrid está em vigor desde abril de 1996 na União Europeia, Japão, Austrália, Rússia, China, Estados Unidos, dentre outros.

Além disso, no Brasil estão sendo lançadas consultas públicas sobre os temas de relevância para que se fixe os procedimentos a serem adotados no Brasil. Já foi aberta consulta pública que versa sobre o sistema multiclasse, e agora o INPI inicia a discussão sobre cotitularidade e divisões de registros e pedidos de registro de marcas, conforme se observará a seguir.

INPI abre consulta pública sobre cotitularidade e divisões de registros e pedidos de registro de marcas

Com a publicação da Portaria INPI/DIRMA nº 03/2019 e da Portaria INPI/DIRMA nº 04/2019, na Revista da Propriedade Industrial nº 2524, de 21 de maio de 2019, iniciou o período de consulta pública sobre a minuta da Resolução que disporá sobre o registro de marca em regime de cotitularidade (possibilidade de mais de um titular de um pedido de registro/registro de marca – até a presente data só é possível indicar um titular) e divisões de registros e pedidos de registro de marca.

Como principais pontos das minutas dessas Resoluções, destacamos os abaixo indicados:

Sobre cotitularidade:

• Disciplinar o regime de cotitularidade em registro de marca, o que permite a anotação de mais de um titular ou requerente por registro ou pedido de registro de marca.
• Disciplinar que os atos previstos na Lei da Propriedade Industrial, referentes a registros ou pedidos de registro de marca, deverão ser praticados conjuntamente por todos os cotitulares ou requerentes ou por procurador único, pessoa física ou jurídica, com poderes para representar todos e devidamente qualificado. Quando praticados pelos cotitulares ou requerentes, os atos deverão ser assinados por todos, ou por um destes com poderes para representar os demais.
• Indicar que os cotitulares ou requerentes domiciliados no exterior deverão observar o disposto no art. 217 da Lei da Propriedade Industrial, que determina que “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações”.
• Ao pedido de registro de marca será assegurado o direito de prioridade quando depositado pelo mesmo conjunto de titulares da prioridade estrangeira.
• A oposição ou nulidade administrativa será conhecida ainda que apresentada por apenas um dos titulares do direto alegado.
• Marcas coletivas e de certificação extintas há menos de 5 (cinco) anos poderão ser registradas em nome de terceiros, em regime de cotitularidade, quando todos os cotitulares da marca extinta integrarem o conjunto de depositantes.
• O direito de precedência ao registro de marca será reconhecido quando um dos requerentes atender aos requisitos estabelecidos na Lei da Propriedade Industrial.
• A anotação de inclusão ou exclusão de cotitulares ou requerentes de registros ou pedidos de registro de marca deverá ser realizada por meio de petição de transferência de titularidade.
• A transferência de direitos referente a registros ou pedidos de registro de marca somente será realizada mediante a apresentação de autorização de todos os cotitulares ou requerentes, ressalvadas as hipóteses de sucessão legítima ou testamentária, em que devem ser observadas as disposições constantes do Manual de Marcas do INPI em vigor.
• Não ocorrerá caducidade quando pelo menos um dos cotitulares comprovar o uso da marca. Havendo alegação de razões legítimas para o desuso da marca, as razões apresentadas deverão se aplicar a todos os cotitulares.

Ainda, tal como os dias de hoje, o INPI indicou o seguinte na presente minuta:

• Os requerentes de registros de marca em regime de cotitularidade devem exercer efetiva e licitamente atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados, devendo declarar esta condição no requerimento de registro, tal como nos dias de hoje.
• Os requerentes de registros de marca coletiva em regime de cotitularidade devem ser pessoas jurídicas representativas de coletividade.
• Os requerentes de registros de marca de certificação em regime de cotitularidade não poderão possuir interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.
• A transferência deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do mesmo conjunto de cotitulares ou requerentes, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos de mesma titularidade.

Sobre divisão de registros e pedidos:

• Disciplinar a divisão de registros e pedidos de registro de marca em sistema multiclasse, de maneira que, o requerente poderá solicitar a divisão de registros e pedidos de registro de marca em sistema multiclasse.
• Havendo sobrestamento do exame em pedido de registro de marca em sistema multiclasse, poderá o requerente solicitar a sua divisão, que originará um novo pedido de registro, relativo às classes nas quais seja possível proferir decisão final sobre a registrabilidade do sinal marcário.
• O registro ou pedido de registro poderá ser dividido para fins de transferência de titularidade, em que o requerente deverá apresentar uma petição para cada registro ou pedido de registro. A divisão originará um novo registro ou pedido de registro, relativo aos produtos ou serviços para os quais foi solicitada a transferência de titularidade.
• Possibilidade de solicitar a transferência de parte de produtos ou serviços constantes de uma mesma classe, nesse caso, deverá compreender os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sob pena de cancelamento ou arquivamento de ofício do registro ou pedido de registro original.

Os interessados têm um prazo de 30 dias, entre 21 de maio e 20 de junho de 2019, para enviar as sugestões sobre o registro de marca em regime de cotitularidade.