Brasil passa a adotar o regime de cotitularidade de marcas e divisão de pedidos e registros

Tendo em vista a adesão ao Protocolo de Madri, o Brasil precisou buscar ferramentas para a harmonização dos procedimentos de registro de marcas entre pedidos nacionais e designações recebidas por meio do Protocolo de Madri.

Para tanto, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI abriu consulta pública para tratar de alguns temas de suma relevância para tal harmonização.

Assim, após a finalização das consultas públicas realizadas entre 14 de maio e 27 de junho de 2019, o INPI publicou na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2539 desta terça-feira (03/09) duas novas resoluções referentes ao processamento de pedidos de registro de marca no Brasil:

1.  A Resolução INPI nº 244/2019, que dispõe sobre a divisão de registros e pedidos de registro de marca e entrará em vigor em 09 de março de 2020; e
2.  A Resolução INPI nº 245/2019, que dispõe sobre o regime de cotitularidade de marcas e, apesar de entrar em vigor em 2 de outubro de 2019, só será implementada no sistema de peticionamento do INPI a partir de 09 de março de 2020.

Ainda não foi disponibilizada a 3ª edição do Manual de Marcas detalhando os procedimentos do Protocolo que tinha data prevista para publicação no final de agosto desse ano, e o Ato Normativo do Protocolo. Também não foi disponibilizado pelo INPI a tabela de retribuição aplicável aos serviços relacionados ao Protocolo de Madri.

Dito isso, a seguir, listamos os principais pontos cobertos por cada uma das Resoluções ora publicadas.

i. Resolução INPI No. 244/2019 (divisão de pedidos e registros de marcas)

A divisão de pedido/registro poderá ocorrer quando (i) houver sobrestamento do exame em uma das classes do pedido/registro (em sistema multiclasse), e (ii) para fins de transferência de titularidade.

No caso de sobrestamento do exame de um pedido de registro de marca em sistema multiclassse, poderá o requerente solicitar sua divisão. Essa divisão originará um novo pedido de registro de marca relativo às classes nas quais seja possível proferir decisão final sobre a registrabildiade da marca em questão.

Quanto às transferências, frisa-se que as mesmas serão, tal como nos dias de hoje, possíveis desde que estejam em conformidade com as normas e requisitos aplicáveis à matéria na Lei da Propriedade Industrial – LPI.

A Resolução traz ainda a possibilidade de se pleitear a transferência de titularidade de parte dos produtos ou serviços contidos na especificação de uma mesma classe de um pedido ou registro.

De toda forma, a transferência deverá compreender, os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sob pena de cancelamento ou arquivamento do registro ou pedido de registro original.

A divisão originará um novo registro ou pedido de registro de marca, relativo aos produtos ou serviços para os quais foi solicitada a transferência de titularidade.

Por fim, destaca-se que o INPI estipulou também as seguintes diretrizes para a divisão de pedidos e registros de marcas:

— o peticionamento será eletrônico, salvo em casos de indisponibilidade prolongada do sistema que possa causar dano relevante à preservação de direitos do(s) titular(es); e

— serão mantidos nos pedidos/registros divididos: a data de depósito e da prioridade (se aplicável), e o período de vigência do registro original (se aplicável).

ii. Resolução INPI nº 245/2019 (cotitularidade de marcas)

A cotitularidade permite a anotação de mais de um titular ou requerente em um registro ou pedido de registro de marca.O INPI estipulou algumas diretrizes gerais relevantes para o regime de cotitularidade de marcas:

— o peticionamento será eletrônico, salvo em casos de indisponibilidade prolongada do sistema que possa causar dano relevante à preservação de direitos do(s) titular(es);

— as publicações do INPI sobre registros ou pedidos de marca que estiverem sob o regime de cotitularidade conterão informação de todos os cotitulares ou requerentes. Para fins de publicações oficiais e de cadastro junto ao INPI será considerado o procurador que efetuou o depósito do pedido;

— em caso de requerimento de prioridade unionista, esse direito será assegurado desde que presente o mesmo conjunto de titulares da prioridade estrangeira. Se o conjunto de titulares for distinto, será necessário apresentar documento de cessão relativo à prioridade;

— tal como nos dias de hoje, todos os requerentes de um pedido de registro em regime de cotitularidade devem exercer efetiva e licitamente atividade relativa aos produtos ou serviços reivindicados, seja diretamente ou via empresas que controlem diretamente ou indiretamente, devendo declarar esta condição no requerimento do pedido de registro;

— cotitulares ou requerentes domiciliados no exterior deverão observar os termos do art. 217 da LPI, que prevê que “a pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.”

— com exceção de oposições, caducidades e processos administrativos de nulidade contra marcas de terceiros, todos os atos no INPI deverão ser praticados em conjunto por todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores, ou por procurador único com poderes para representar todos e devidamente qualificados;

— os casos que não forem praticados por procurador único devem ser assinados por todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores;

— em casos de oposição, nulidade administrativa ou requerimento de caducidade contra marcas de terceiros, o INPI receberá os mesmos ainda que apresentados apenas por um dos cotitulares do registro ou pedido em que se baseiam as alegações;

— será considerado direito de terceiro anterior o registro ou pedido de marca cujo conjunto de titulares não seja idêntico ou conjunto de requerentes do pedido em exame, ainda que um dos requerentes da marca posterior seja o mesmo;

— em casos em que a registrabilidade de marca depender de consentimento, todos os requerentes do pedido de registro deverão estar autorizados pelo titular do direito a registrar o sinal como marca no INPI;

— o direito de precedência ao registro de marca será reconhecido ainda que apenas um dos requerentes atenda aos requisitos estipulados na LPI;

— não ocorrerá caducidade quanto pelo menos um dos cotitulares comprovar o uso da marca de acordo com os termos previstos na LPI. Entretanto, no caso de alegação de razões legítimas para o desuso da marca, as razões apresentadas deverão justificar o desuso por todos os cotitulares;

— em caso de cessão de direitos, os cessionários devem atender aos requisitos legais para requerer o registro ou pedido objeto de transferência, sob pena de indeferimento da transferência;

— tal como nos dias de hoje, a transferência deverá incluir todos os registros ou pedidos em nome do mesmo conjunto de titulares ou requerentes, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos da mesma titularidade;

— a anotação de inclusão ou exclusão de cotitularidades ou requerentes deverá ser realizada por meio de petição de transferência de titularidade e apenas será realizada mediante apresentação de autorização de todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores, ressalvadas as hipóteses de determinação judicial ou arbitral ou em razão de partilha por escritura pública.

Por fim, ressalta-se que o regime de cotitularidade não é aplicável a registros de marca coletiva. Quanto as marcas de certificação, é possível haver mais de um requerente desde que todos não possuam interesse comercial ou industrial no produto ou serviço atestado.

Essas duas resoluções trazem uma significativa alteração nos procedimentos marcários no Brasil.

Nossa equipe de Propriedade Intelectual está à disposição para fornecer maiores informações e esclarecimentos sobre esse assunto.